특허청구범위에 물품의 재질에 관한 기재를 포함하고 있는 경우의 해석에 관한 특허법원 2024. 08. 28. 선고 2023허14578 판결
【판시사항】
[1] 실용신안의 청구범위에 물품의 재질에 관한 기재를 더 포함하고 있는 경우 그 해석방법
[2] 명세서 기재만으로 등록실용신안과 대비대상이 되는 물품이 등록실용신안의 청구범위로부터 의식적으로 제외되었는지를 판단하는 방법
【판결요지】
1. 청구범위가 전체적으로 물품의 형상ㆍ구조 등으로 기재되어 있으면서, 물품의 재질에 관한 기재를 더 포함하고 있는 등록실용신안의 경우, 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 때 그 기술적 구성을 물품의 재질 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 물품 재질에 관한 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 형상ㆍ구조 등을 가진 물품으로 파악하여 확인대상 고안과 대비하여야 한다. 이와 달리 등록실용신안의 청구 범위 중 일부 기재를 권리행사의 단계에서 물품 재질에 관한 기재라는 이유만으로 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.
따라서 이 사건 등록고안의 청구범위 중 ‘도자기 재질’이라는 기재가 물통의 재질에 관한 기재라는 이유만으로 완전히 배제하여 그 권리범위를 해석하여서는 아니 되고, 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 형상ㆍ구조 등에 위 물품 재질에 관한 한정사항에 따른 본체 입구의 열 변형 방지 및 그 형상 유지까지 포함한 기술 내용의 물품으로 파악하여 확인대상 고안과 대비하여야 한다.
2. 명세서 기재만으로도 그에 나타난 출원인의 의도 등을 고려하여 등록실용신안의 출원과정에서 대상물품이 청구범위로부터 의식적으로 제외되었다고 볼 수 있다고 할 것인데, 고안의 설명에 등록실용신안의 기술 구성을 대체할 수 있는 대상물품의 변경구성이 가지는 문제점을 지적하면서 이를 해결하는 기술수 단으로서 등록실용신안의 위 기술구성을 개시하는 내용의 기재가 있고, 등록 실용신안의 청구범위 기재 문언의 범위에서 대상 물품의 위 변경 구성이 배제되어 있는 경우라면, 그 출원인 또는 실용신안권자가 등록 실용신안의 출원 과정에서 위 변경 구성의 대상 물품을 등록 실용신안의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 봄이 타당하다.
이 사건 등록 고안의 명세서 중 고안의 설명에 이 사건 등록 고안의 기술 구성을 대체할 수 있는 확인 대상 고안의 변경 구성, 즉, 확인 대상 고안의 물통이 ‘금속 재질’로 이루어진다는 기술 구성이 불꽃에서 발생한 열이 전달되어 플라스틱 재질로 형성된 본체의 입구가 열 변형을 일으키게 하는 문제점이 있다는 취지의 기재들이 있다. 또한, 이 사건 등록 고안의 물통이 ‘도자기 재질’로 이루어진다는 기술 구성에 의하면, 불꽃에서 발생한 열이 물통을 통해 본체에 전달되지 않게 함으로써 본체의 입구가 열 변형을 일으키게 하는 문제점을 해결할 수 있다는 취지의 기재들이 있다. 따라서 이 사건 등록 고안의 출원인이자 그 실용신안권자인 원고는 그 출원 과정에서 확인 대상 고안의 변경 구성, 즉, 물통이 ‘금속 재질’로 이루어진다는 기술 구성을 이 사건 등록 고안의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있다. 따라서 원고가 위 변경구성을 구비한 확인 대상 고안이 이 사건 등록 고안의 권리범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.
【시사점】
청구범위가 물품의 재질에 관한 기재를 더 포함하고 있는 경우, 기술적 구성을 물품의 재질 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라, 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 형상ㆍ구조 등을 가지는 물품으로 파악해야 함과, 의식적 제외 판단 시에 출원 과정에서 드러난 여러 사정을 종합하여 판단하여야 함을 재확인하였다는 점에서 이번 판례의 의의가 있다.
관련 출처 자료: https://patent.scourt.go.kr/dcboard/new/DcNewsViewAction.work?seqnum=26283&gubun=44&cbub_code=000700&searchWord=&pageIndex=1 (https://patent.scourt.go.kr/dcboard/new/DcNewsViewAction.work?seqnum=26283&gubun=44&cbub_code=000700&searchWord=&pageIndex=1)