대법원, 특허 명세서 ‘실시가능 요건’ 판단 기준 명확화

대법원, 특허 명세서 ‘실시가능 요건’ 판단 기준 명확화

특허발명이 명세서 기재요건(실시가능 요건)을 충족하는지 문제된 사건[대법원 2026. 1. 15. 선고 2024후10658 판결

피고가 ‘안지오텐신 수용체 길항제 및 NEP 억제제의 제약 조합물’이라는 명칭의 원고 특허발명에 대해 통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재되어 있지 않아 명세서 기재요건(실시가능 요건)을 위반하였다는 등의 주장을 하며 등록무효심판을 청구한 사안임.

원심은, 이 사건 특허발명 명세서의 발명의 설명에는 이 사건 제1항 발명에 관한 직접적인 기재가 없을 뿐만 아니라, 발명의 설명에 이 사건 제1항 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 기재되어 있지 아니하여, 명세서 기재요건을 위반하였다고 판단함.

대법원은, 「특허법 제42조 제3항 제1호는 발명에 관한 설명을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 함)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있음. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것임. 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도, 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말함(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2024. 10. 8. 선고 2021후10886 판결 등 참조)」라는 법리를 설시하면서,

사건 제1항 발명은 ‘두 가지 제약 활성제인 발사르탄과 사쿠비트릴이 나트륨 양이온, 물 분자와 비공유 상호작용을 통해 회합되어 생체 외에서는 하나의 화학물질처럼 거동하지만 생체 내에서는 개별 성분으로 분리되어 효과를 나타내는 특성을 갖는 다양한 고체 형태의 초분자 복합체 중 결정질 형태의 2.5수화물(2.5수화물 초분자 복합체)만이 제외된 것’으로, 권리범위에 다수의 화합물과 여러 고체 형태(결정질, 부분 결정질, 무정형, 다형 형태)를 포함하고 있는 화학발명에 해당하나,

1) 명세서에서 실험례로 이 사건 제1항 발명에 속하는 초분자 복합체의 실시례에 관하여는 명시하지 않고,

2) 발사르탄과 사쿠비트릴이 이중 작용 화합물로서 초분자 복합체를 형성하는 원리나 그 구성요소 간 비공유 상호작용을 모두 설명할 수 있는 기술적 내용이 기재되어 있지도 않으며,

3) 통상의 기술자가 이 사건 특허발명 우선권 주장일 당시의 기술 수준에서 2.5수화물 초분자 복합체와 물 분자 개수를 달리하거나 물 분자를 포함하지 않는 경우에도 여전히 발사르탄, 사쿠비트릴, 나트륨 양이온, 물 분자의 화학 종 간에 비공유 상호작용이 균형을 이루어 결정질 형태 또는 무정형 형태로서의 초분자 복합체가 형성될 수 있다고 인식하고 이를 제조할 수 있었다고 단정할 수 없다는 이유로,

통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는, 발명에 관한 설명에 기재된 사항에 의하여 이 사건 제1항 발명의 화합물을 정확하게 이해하고 재현할 수 있다고 볼 수 없다고 판단하여, 원심을 수긍하고, 상고를 기각함.

금번 판례는 대법원이 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 명세서 기재요건(실시가능 요건)의 취지 및 판단기준을 명확히 제시하고 있는 점에서 의의가 있음.