대법원에서는 2022년 원출원 시에는 청구범위가 자기공지한 내용과 무관하여 공지예외주장을 하지 않았으나 분할출원 시 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되어 있는 경우 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원 시 공지예외주장을 하여야 할 실질적 필요성이 있다는 점 등을 근거로 “원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다”고 판시한 바 있다. (대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결)

그런데 이 판결 이후에도 실무에서는 ① 특허거절결정에 대한 심판청구가 기각된 경우 거절되지 아니한 청구항 등 일정 범위 내에서 그 특허출원의 일부를 분리하여 새로이 특허출원 할 수 있는 ‘분리출원’(특허법 제52조의2) 및 ② 최초 출원의 범위 내에서 동일성을 유지하면서 특허와 실용신안 사이의 형식만을 변경하여 출원하는 ‘변경출원’(특허법 제53조, 실용신안법 제10조)의 경우에도 이러한 법리가 마찬가지로 적용될 수 있는지 여부, ③ ‘국내우선권주장’(특허법 제55조) 관련하여 원출원 시 우선권주장이 없었음에도 분할출원 시 우선권주장을 하여 우선권을 인정받을 수 있는지 여부에 대한 논의가 계속되어 왔다.

특허청에서는 이 같은 논란을 해결하기 위하여 2023년 3월 심사기준을 개정하면서 위 대법원 판결에서 판시한 분할출원 외에도 분리출원, 변경출원, 국내우선권주장출원의 경우까지 공지예외주장에 관하여 위 판시를 확대 적용할 수 있도록 함으로써 출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호할 수 있게 하였다. 즉, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분리출원, 변경출원 또는 국내우선권주장출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면 공지예외의 효과를 인정받을 수 있게 한 것이다. 다만 원출원 시 우선권주장을 하지 않았다면 분할출원 시 우선권주장을 하는 것은 여전히 인정되지 않는다고 하여 이 부분의 심사기준은 변경되지 않았다. 이와 같이 개정된 심사기준은 이후 특허출원 및 특허조사분석 실무에 큰 영향을 줄 수 있으므로 유의할 필요가 있는 것으로 보인다.